当今国际环境下，在外国获取专利是保护商业利益的关键。国家知识产权局专利局官方网站公布的一份《2019 年中国专利调查报告》中针对“企业是否注重申请专利保护自身海外权益”的调查结果显示：

52.9%的企业专利权人表明向境外提交申请（含 PCT）的意愿，其中，39.9%表示在境外提交专利申请意愿维持不变，10.9%的企业计划增加境外专利申请，仅 2.1%的企业将减少境外专利申请，越来越多企业注重通过申请专利来保护自身的海外权益。

今年的中美贸易战谈判后，中国更是承诺注重知识产权的保护，推进包括《专利法》在内的相关法律法规修订工作。在全球化合作与竞争共存的大环境下，我国与欧美大国在科技领域中围绕知识产权的争端愈加激烈，因此在开放的环境下加强知识产权保护力度刻不容缓。而了解各国的知识产权保护制度是基本前提。 

下面将为大家带来关于“美国专利申请的那些事儿”。

一、美国专利体系历史简介

美国现存的很多法律体系最初来源是英国法律，有着非常长久的历史，很大部分沿用至今。而对于美国的专利法来说，其历史的发展带着鲜明、独特的烙印。

建国初期，美国制定的宪法就对科学发明的保护作了如下规定：为促进科技的进步，发明创造者在一定时期内享有对该技术的排它权利（”To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries”, Article I Section 8 Clause 8）。接下来的十几年里，在美国当时的首任国务卿托马斯·杰斐逊（Thomas Jefferson）的主张下，美国于1790年颁布了历史上第一部成文的专利法案（Patent Act），当年就授权了美国历史上的第一个发明专利（Samuel Hopkins, “A Process Of Making Potash”）。当时美国专利申请的审查工作，仅仅是由三人（国务卿、国防部长、司法部长）组成的审查委员会进行审查，以致于19世纪40年代以前，美国的专利体系发展速度都是比较缓慢的。随着1836年美国专利与商标局（USPTO，United States Patent and Trademark Office）成立，美国在专利申请量及授权量方面有了飞速的发展。在1952年，美国颁布了历史上第一部现代意义上的专利法，也就是我们所熟知的美国发明法案（AIA，American Invention Act），该法案中引进了非显而易见性的法条（Non-obvious）。这段时间里美国也出现了很多关于非显而易性的经典判决案例，其中就有Graham案（Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)）以及KSR案（KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)）。在2011年，由奥巴马签署的新美国发明法案生效，将美国沿用了近两百年的“先发明制”专利体系改成了“先申请制”。该法案规定在2013年3月16日后向USPTO提交的专利申请，采用先申请制原则。

二、中国申请人如何申请美国专利

一般，中国的申请人可以通过以下三种途径申请美国专利：

1. 直接向USPTO提出申请。需要有美国执业资格的代理人或代理律师全权代理向USPTO的申请手续。可以申请发明以及外观专利，美国没有类似中国实用新型的专利类型。

2. 根据巴黎公约，发明专利在优先权日起12个月内向美国提出申请。

3. 根据 35USC 371或35USC 111(a)，经PCT申请进入美国国家阶段。这是中国申请人最常用的一种途径。典型的做法，就是在中国提出一个PCT申请，指定进入美国，然后在国际公开、检索后，按要求进入美国。进入美国时需要按照USPTO的要求提供一些必要的文件，如发明人信息，Oath（宣誓书）以及英文翻译件。

*Oath宣誓书：

宣誓书为申请美国专利时需缴交的文件，发明人必须在宣誓书中宣誓为真正的发明人、宣誓已阅读和了解说明书内容，以及会向专利局揭露任何与申请案专利性有关的相关技术资料。宣誓书必须有公证人作证签名。发明人也可缴交声明书取代宣誓书，与宣誓书不同的是声明书并不需要有公证人作证签名。

三、美国专利申请中的一些特点

1、美国专利临时申请—Provisional Patent Application

美国专利与中国的一个重要的不同点就是临时申请制度。临时申请允许申请人在提出临时申请的时候，不需要撰写权利要求，就能够获得一个优先权。它的优点在于：

1）可以获得临时申请日的优先权；

2）无须经过实质审查，成本低；

3）给发明人争取到一年的时间去完善发明；

4）没有披露义务，即不用主动提交与申请的专利性相关的文件；

5）临时申请直至转成正式申请前都不会公开；

6）临时申请阶段不会被计算至授权后的20年保护年限内，也就是说专利保护期限不从临时申请的申请日开始计算。

虽然临时申请不需要提供权利要求，但是也有一些限制，如转成正式专利申请的提出时间不能超过12个月以及说明书必须符合美国专利法35. U.S.C. 112(a)的规定-可实施以及记载支持。

2、美国专利继续申请—Continuation Application和美国专利部分继续申请—Continuation-in-Part Application

美国专利申请流程中，继续申请是其一大特色。在母案(Parent Application)没有结案之前，都可以提出继续申请。对应的一些要求有说明书相对于母案申请需要保持完全一致，不能包含任何新主题，同时其权利要求应当不同于母案申请。这种情况下，继续申请可以享受在先母案申请的申请日。申请人在正式授权通知发出前的任何时候都可以提出继续申请，通常是为了引入新的权利要求：当母案申请中的权利要求被全部驳回时，或者当母案申请中的被要求删除的部分权利要求需要重新争辩以获得专利权时。

与继续申请大同小异，当对母案进行的修改加入了新的超出原始公开的内容时，可以提出部分继续申请。部分继续申请是一个新的专利申请，允许增加母案披露范围之外的新的发明主题，但新增主题的内容只能享有新的申请日。母案公开内容的权利要求按母案的申请日检索、审查，新引入内容的权利要求按部分继续申请的申请日检索、审查。

3、主动披露义务—Information Disclosure Statement (IDS)

美国37 C.F.R. § 1.56规定，与专利申请的递交和权利化相关的每一个个人都负有向美国专利局提供他/她已知的与该专利申请的可专利性实质相关的所有信息。如果违反IDS规定，即使专利授权，也会导致专利权不可行使（Unenforceable）。

4、最终意见（Final Rejection）后的常用救济程序

当申请人收到专利局的终审意见后，通常有以下的救济程序：

1）. 直接修改：当审查员认为意见可以容易克服而授权或者部分权利要求 (Pending)有授权前景时，申请人可按照审查员的意见修改或者删除没有授权前景的权利要求。

2）. 继续审查请求Request Continued Examination (RCE)：若申请人没能成功说服审查员，但又希望能够获得更多的审查答复机会，可以提出RCE请求。RCE请求被批准后，审查流程会重新启动，申请人一般可以重新获得两次答复审查意见的机会。理论上可以多次提RCE，但是多次请求RCE会使成本过高。

3）. Appeal-类似我国的复审程序：首先提交Notice of Appeal, 并在两个月内递交正式的Appeal Brief；然后申请被转交给PTAB进行后续由三名资深审查员组成的合议组对案子进行审查。Appeal程序花费的时间和金钱更大。

5、授权后程序（类似我国的无效宣告程序）

专利授权后，如果第三方认为授权专利还存在不符合授权条件的情况下，可以在一定时间内，向专利审查上诉委员会（PTAB，Patent Trail and Appeal Board）提出再审/再议的程序。美国的专利授权后再议程序有多种，这里主要介绍两种，"授权后复议PGR (Post Grant Review）"以及"多方复议IPR(Inter Parte Review)"。两种程序的主要规定如下表。

四、美国医药领域专利申请常见问题及对策

由于其领域的特殊性，医药领域的专利申请有一些特别需要关注的地方。如35USC 101条规定的授权客体问题以及涉及了专利可实施规定的35USC 112a的规定。一些特殊主题，如自动化的给药方式、计算机控制的合成方法等等，这些主题的权利要求，如果撰写不当，会被专利局以不符合35USC101条发出Rejection。同时，对于制药方法以及药效主题的权利要求，如果说明书没有记载详细的制备工艺参数以及药效的测量方法，会被专利局以不符合USC112a条发出Rejection。下表，列出了医药领域专利申请常见的问题及对策。

五、总结

美国的专利申请相比我国专利申请，无论是流程还是实体上，都复杂的多。申请人的专利申请在进入美国后，一定要严格按照美国专利局的规定处理申请及答复审查意见通知书，以免损失应有的权利或者违反相关的规定。

对于医药领域的专利申请，有一些需要格外地注意。申请之前，提出临时申请建立优先权，以应对那些必要的实验使用公开；在提交申请时，主动提交那些之前发表的出版物、专利，以及相关已经上市药的说明报告，履行主动披露义务；在与USPTO的答复过程中，在法律规定的范围内，灵活选择驳回后救济或有利于增加专利保护的程序，如REC请求或继续申请CA或CIP请求，在最大程度上争取自己的利益。

作者简介

张攀   邮箱: panzhang2@gmail.com

专利代理师|美国法律硕士|前专利审查员

擅长领域：中国和美国专利和商标的代理及无效