前言:本文旨在对专利维权的方式、基本流程和要点、难点进行概要性的介绍,为当事人处理相关事务提供参考。因此,本文的部分内容可能不够详尽,请读者谅解。
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维权途径
专利侵权的维权途径主要有以下三种:侵权诉讼、行政执法、电商平台投诉。
其中,专利侵权诉讼由于技术性较强,审理难度较高,一审由指定的中级人民法院管辖,并且自2019年起,发明和实用新型专利的二审由最高人民法院集中管辖,进一步提高了裁判结果的专业性和权威性。
对于电商平台上的侵权产品,向电商平台发起投诉通常能够快速的制止侵权。但是,相关的投诉由电商平台自行处理,其规范性、专业性和处罚力度完全取决于平台。
此外,各地市场监督管理局或者知识产权局也能够处理专利侵权纠纷,并且近年来执法的规范性和专业性正在不断提高。
以上三种维权方式构建了多元化的维权途径,当事人可以根据实际情况和具体诉求,选择最有利的维权方式。需要注意的是,只有通过侵权诉讼才能够获得侵权赔偿,而另外两种方式只能就赔偿额进行调解。
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侵权诉讼的重点难点
1. 诉讼程序
以上是专利侵权诉讼的基本流程。需要注意的是,专利侵权诉讼由于技术性较强,在前期要进行充分的准备,除了取证等常规准备工作以外,还需要准确的解读权利要求、评估专利权的稳定性。
在以上基本流程之外,诉讼过程中还会产生管辖权异议、管辖权异议的上诉,这一程序的引入通常会大大的拖延诉讼进程。此外,由于专利权存在被无效的风险,大多数情况下涉案专利被提起无效程序后,法院将中止案件的审理工作。由于管辖权异议和专利无效程序,专利侵权诉讼的审理周期要比常规民事案件更长。
2. 专利权的稳定性
提起专利诉讼的前提是原告享有专利权。虽然原告持有专利权证书,但是如果该专利的授予不符合专利法的相关规定,任何单位和个人都可以请求国家知识产权局宣告该专利权无效,而专利一旦被宣告无效,则视为从来就不存在。
以下是2009-2019年专利无效程序的统计数据。可以看出,被提起无效请求的专利中,大多数专利被宣告无效,相关的诉讼失去了权利基础,只能以失败告终。
3. 侵权判定
在确认专利权有效后,另一个重点是判断是否构成侵权。由于专利的保护范围是用技术语言(即权利要求书)进行描述的,而技术语言并不直观,并且某些情况下十分晦涩,因此如何理解权利要求书、如何在权利要求书的基础上划定保护范围、如何判定实际产品/方法是否落入保护范围,通常是专利侵权案件中的争议焦点。
关于权利要求的理解,需要注意内部证据优先原则。所谓“内部证据优先”,是指申请文件(权利要求书、说明书等)和审查文档(意见陈述书)等内部证据要优先于教科书、工具书等外部证据。因此,不能仅仅按照常识对权利要求进行解读,而是要结合专利的具体技术语境。
关于保护范围的划定,不仅要考虑权利要求中的特征,还要考虑等同特征。所谓“等同特征”,是指与权利要求中的特征相比,手段基本相同、功能基本相同、效果基本相同,且在侵权行为发生时无需创造性劳动即可得到的特征。简而言之,“等同特征”是对权利要求的适度扩展,保护范围要略大于权利要求的直接含义,等同特征的判断需要较高的专业度,并且往往具有争议性。
关于判断是否落入,需要遵循全面覆盖原则。所谓“全面覆盖”,是被控侵权产品/方法应当具有权利要求的全部特征(包括等同特征),否则就不构成侵权。因此,这就对权利要求的撰写提出了严格的要求,避免在权利要求中写入多余的特征,导致专利从授权的那一刻起就失去了实际价值。
此外,即使最终判定落入了保护范围,被控侵权方仍然可以通过现有技术抗辩、先用权抗辩、默示许可抗辩等途径,主张不构成侵权。
4. 赔偿额和取证
赔偿额的计算方式包括实际损失、侵权获利、许可费倍数,以及兜底性的法定赔偿。由于法定赔偿的上限较低(100万元),而实际损失、侵权获利的证明难度较高,我国通过司法解释提出了“酌定赔偿”,在有证据支持的前提下,允许并鼓励法院突破法定赔偿的上限进行判决。
因此,证据是获取高额赔偿的关键。目前,虽然司法解释规定了权利人只需提交关于侵权获利的初步证据,但是仍然存在较大的举证难度,需要权利人和代理律师积极寻找线索并付出大量的劳动。
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侵权风险的规避
由于存在着海量的授权专利,并且我国的知识产权保护力度不断加强,作为技术实施方必须妥善的识别并应对侵权风险。
风险的识别主要通过FTO分析检索,其主要工作在于根据拟实施的技术方案,通过检索筛查出可能存在侵权风险的专利/专利申请。FTO分析需要在适当的时机展开,如果过早开展,由于技术方案并不明确,则筛查出的结果太多;如果开展的过晚(例如产品已经投产),则不利于针对风险专利进行规避设计。
一旦识别出潜在的风险,就可以通过下列途径进行应对:
1)规避设计。规避设计一方面要考虑是否会产生高额的成本,另一方面由于等同特征的存在,还要考虑修改是否能够有效规避侵权。
2)消除专利权。对于处于审查阶段的专利申请,可以向专利局提交证据和意见陈述,指出该申请在哪些方面不符合专利法的规定,协助审查员压缩该申请的保护范围,或者最终驳回该申请。对于已经授权的专利,可以通过发起专利无效程序,将目标专利无效或部分无效。如上文所述,无效程序中只有不到一半的专利能够保持全部有效。
当难以规避或者消除专利权时,可以综合各方面的因素与权利人开展谈判,争取以合理的条件获得许可。
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无效宣告程序
如前文所述,无效宣告程序是专利侵权诉讼的重中之重,是诉讼的基石。在无效宣告程序中,需要特别注意以下规则:
首先是请求原则。不同于很多行政投诉程序,专利无效程序是按照请求人的请求启动,并且按照请求人使用的证据、理由和具体说明进行审理。因此,无效程序的结果在很大程度上取决于请求人的专业程度,例如某专利实际上不具有创造性,而请求人由于对新颖性/创造性的理解不到位,只提出新颖性,则涉案专利通常将维持有效。
其次是当事人处置原则。当事人处置原则有两个方面:一方面,请求人有权处置其提出的请求。在专利局未作出无效决定前(即使已经开庭),请求人有权部分放弃乃至全部撤回其无效请求。另一方面,专利权人有权处置其专利。在无效程序中,专利权人在特定的时机内可以按照特定的规则修改其权利要求,以放弃部分保护范围(被放弃的部分视为自始即不存在)。基于当事人处置原则,在实践中双方可以达成和解从而维持权利有效,专利权人也可以通过修改维持一个虽然略有缩小但仍具价值的专利权。
此外,在无效宣告程序的实务过程中,还有诸多需要注意的细节,例如证据形式和证据规则、对创造性评判标准的把握、权利要求的修改时机和修改方式等等,在此不再一一赘述。
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小结
作者简介
姚星 专利代理师|知识产权律师
擅长领域:专利无效及行政诉讼、侵权诉讼、稳定性评估、侵权投诉、行政查处
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